P RO P R I É T É S I N T E L L E C T U E L L E S , J A N V I E R 2 0 2 6 / N ° 9 8 141 Chroniques 1. Validité du brevet ■ 1. Brevet d’application thérapeutique – Médicament à usage vétérinaire – Anticorps monoclonal – Revendications fonctionnelles – Insuffisance de description – Passage du chien au chat • OEB, ch. rec., 17 juin 2025 aff. T 709/23 (anticorps monoclonal dirigé contre l’interleukine-31) Dans une nouvelle décision sur un anticorps monoclonal revendiqué de manière fonctionnelle, la chambre des recours de l’OEB indique qu’il découle du principe d’exigence de description de l’effet thérapeutique que la divulgation n’est pas suffisante si le brevet invite à cibler un épitope précis de l’antigène, alors que, chez l’animal concerné, c’est en réalité un autre épitope du même antigène qui joue un rôle dans la voie de signalisation sur laquelle le médicament doit agir. L’interleukine-31 est une cytokine produite notamment par les lymphocytes T auxiliaires. Lorsqu’elle se lie à son récepteur, elle déclenche une voie de signalisation impliquée dans les dermatites et les allergies. Afin de traiter ces dermatites chez l’animal, Zoetic Services LLC a développé un médicament, faisant l’objet du brevet EP 3 219 729, qui revendique en premier lieu : « un anticorps isolé qui se lie spécifiquement à l’interleukine 31 féline, où ledit anticorps réduit, inhibe ou neutralise la signalisation pSTAT médiée par l’IL-31 dans un dosage cellulaire ». Il s’agit donc d’un anticorps monoclonal1, revendiqué de manière fonctionnelle par sa liaison à l’IL-31, ainsi que par l’effet de cette liaison, en l’occurrence son interaction avec la signalisation pSTAT. La revendication n° 5, ainsi que les revendications n° 6, 7 et 8, qui en dépendent, affinent la revendication n° 1 en décrivant des parties de la séquence d’acides aminés (structure primaire) des régions déterminant la complémentarité (CDR). Plus particulièrement, le fascicule décrit trois exemples d’anticorps répondant à ces critères, nommés 11E12, 19D07 et 34D03. La division d’opposition ayant considéré que le brevet tel qu’accordé n’exposait pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter2, le breveté interjette appel et propose une nouvelle série de revendications, la requête principale ajoutant notamment à la revendication n° 1 telle que délivrée « pour utilisation afin de traiter le prurit ou l’allergie chez les chats ». Vingt requêtes auxiliaires y sont adjointes, visant parfois la dermatite atopique, et supprimant notamment la notion de réduction et de neutralisation de l’IL-31. Cette nouvelle version des revendications, fondée sur l’article 54(5) de la CBE, change donc en partie d’approche, en ce qu’elle se focalise désormais précisément sur le résultat thérapeutique escompté, et non plus sur la molécule elle-même. Or cette forme de revendication a pour corollaire une exigence accrue de description de l’effet thérapeutique, comme l’ont précisé tant l’OEB3 que la Cour 1. V., pour une présentation générale de la question, T. Gisclard, Les brevets sur les anticorps et l’exigence de description suffisante, Propr. industr. 2024, étude 8. 2. CBE, art. 83. 3. OEB, 27 oct. 2004, aff. T 609/02, AP-1 Complex c/ Salk Institute, point 9 ; OEB, 22 janv. 2015, aff. T 338/10, Composition anti-allergique c/ Antialis, point 7 ; OEB, 9 nov. 2022, aff. T 1571/19, Feed Composition for Fish c/ Ewos, point 1.16 ; v. égal., OEB, 23 mars 2023, aff. G 2/21, Sumitomo Chemical Company, Ltd, point 73 et s. Droit des créations techniques CHRISTIAN DERAMBURE CONSEIL EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE THIBAULT GISCLARD MAÎTRE DE CONFÉRENCES HDR À L’UNIVERSITÉ DE LILLE DIRECTEUR DU DU DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES 142 P RO P R I É T É S I N T E L L E C T U E L L E S, J A N V I E R 2 0 2 6 / N ° 9 8 de cassation4, puisque l’obtention de cet effet thérapeutique est une caractéristique technique fonctionnelle de la revendication. Or, en l’espèce, le breveté s’était fondé sur un modèle canin de la dermatite atopique pour expliquer l’effet attendu chez le chat. En particulier, l’épitope auquel se lie l’anticorps 11E12 dont la séquence est détaillée en exemple présente un degré relativement élevé de conservation entre les chiens et les chats. Pourtant, l’opposant faisait remarquer que, non seulement une telle extrapolation du chien au chat était spéculative et insuffisamment justifiée, mais surtout, en s’appuyant sur un document ultérieur à la demande de brevet, que l’anticorps 11E12 décrit en exemple ne produisait pas in vivo l’effet thérapeutique souhaité chez le chat, alors même qu’il se liait bien à l’épitope conservé entre les deux espèces. L’effet thérapeutique recherché devenait dès lors très douteux, et nécessiterait a minima la mise en oeuvre d’un programme de recherches pour obtenir un anticorps répondant à la définition fonctionnelle de première revendication telle qu’amendée, c’est-à-dire comprenant l’obtention de l’effet thérapeutique. La chambre des recours indique que l’anticorps est défini par deux caractéristiques fonctionnelles, sa liaison spécifique à l’IL-31 féline et l’inhibition de la signalisation pSTAT médiée par l’IL-31. Toutefois, elle estime qu’une telle définition ne suffit pas à expliquer de manière crédible le lien avec l’application thérapeutique revendiquée, le traitement du prurit ou de l’allergie chez le chat5. Il est nécessaire de démontrer clairement et directement que l’anticorps défini fonctionnellement permet d’atteindre le résultat. La chambre des recours considère qu’il n’est pas nécessaire de savoir si l’extrapolation de l’effet thérapeutique du chien au chat est fondée. En effet, se fondant sur sa jurisprudence classique6, la chambre des recours énonce que la personne du métier doit pouvoir réaliser l’invention dans toute l’étendue de ses revendications sans fardeau excessif, en utilisant seulement ses connaissances générales. La divulgation d’une manière de réaliser l’invention n’est suffisante que si elle permet à l’invention d’être exécutée dans l’ensemble de ses revendications et non seulement dans certaines d’entre elles7. Le brevet suggérait clairement8 de viser chez le chat le même épitope de l’interleukine 31 que chez le chien. Plus concrètement, le fascicule de brevet invitait à se lier précisément au même endroit chez l’interleukine féline que celui qui donnait de bons résultats chez le chien. La personne du métier aurait naturellement suivi cette voie, et n’aurait aucunement cherché à viser une autre partie de la molécule IL-319. Ainsi, pour la chambre des recours, la personne du métier doit pouvoir réaliser l’invention dans son ensemble, et il s’ensuit que les anticorps dont les séquences sont données en exemples (11E12 et 34D03) auraient dû produire l’effet revendiqué. Or tel n’est pas le cas, et aucun élément ne permet de penser qu’il s’agit d’une anomalie isolée10. Au contraire, le document publié après la demande de brevet et invoqué par les opposants montre que le seul anticorps se liant à IL-31 qui produit l’effet thérapeutique concerné est le 15H05, non décrit dans le brevet litigieux, mais en revanche objet d’une demande de brevet11 déposée par le même laboratoire en 2019, soit sept ans après la date de dépôt du brevet litigieux, et que l’anticorps parvient à atteindre l’effet thérapeutique en se liant à un autre épitope de sa cible, autrement dit à un autre endroit de la même macromolécule. Ceci montre bien que l’enseignement du brevet litigieux, à savoir qu’il faudrait que l’anticorps cible l’épitope canin conservé chez le chat, est inexact12. C’est donc l’ensemble de la classe d’anticorps décrite dans ce brevet qui ne permet pas d’atteindre l’effet thérapeutique revendiqué, puisque le brevet n’invitait aucunement à chercher un autre épitope que celui identifié dans la région conservée entre chien et chat13. Il s’ensuit que l’invention n’est pas suffisamment décrite. 4. Cass. com., 6 déc. 2017, pourvoi n° 15-19.726 : Propr. industr. 2018, comm. 8, note E. Py ; v. ég. T. Gisclard, Les brevets de nouvelle application thérapeutique et la description de l’effet thérapeutique, Propr. industr. 2018, étude 11. 5. OEB, 17 juin 2025, aff. T 709/23, ici commentée, point 2. 6. OEB, La jurisprudence des Chambres des recours de l’Office européen des brevets, 2025, § II, C, 5, 4. Pour des applications aux anticorps monoclonaux, v. notam. OEB, 16 févr. 2021, aff. T 941/16, Anti-PSMA antibody c/ Universitätsklinikum Freiburg ; OEB, 14 juill. 2022, aff. T 435/20, Anti-IL-23 antibodies binding at conformational epitope c/ Merck Sharp & Dohme. 7. Décision commentée, point 8. 8. EP 3 219 729 B1, §194. 9. Décision commentée, point 11. 10. Ibid. 11. EP 3 765 500. 12. Décision commentée, point 13. 13. Ibid., point 20. «La divulgation d’une manière de réaliser l’invention n’est suffisante que si elle permet à l’invention d’être exécutée dans l’ensemble de ses revendications et non seulement dans certaines d’entre elles. P RO P R I É T É S I N T E L L E C T U E L L E S , J A N V I E R 2 0 2 6 / N ° 9 8 143 C h r o n i q u e s La présente décision illustre une nouvelle fois les difficultés de la revendication d’un anticorps monoclonal dans une approche fonctionnelle. Le déposant avait in fine choisi de passer par la voie du brevet d’application thérapeutique, ce qui implique de décrire comment atteindre l’effet revendiqué. Or, en l’espèce, ce dernier n’était pas atteint, car l’invention n’avait pas encore été réalisée à l’époque de la demande de brevet. Le brevet mentionnait initialement la liaison à la cible et la voie de signalisation activée, mais l’invention avait été considérée lors de l’opposition comme insuffisamment décrite, car l’épitope suggéré n’était pas le bon. La solidité du brevet exige donc la pleine maîtrise par le breveté des relations structure-fonction de l’anticorps revendiqué. T. GISCLARD ■ 2. Anticorps monoclonal – Revendication fonctionnelle – Suffisance de description – Activité inventive • JUB, CA, 25 novembre 2025 aff. UPC_CoA_528/2024 et UPC_ CoA_529/2024 Amgen c/ Sanofi En admettant la suffisance de description d’un brevet revendiquant une classe d’anticorps définis de manière exclusivement fonctionnelle, et en énonçant que « lorsqu’une revendication contient une ou plusieurs caractéristiques fonctionnelles, il n’est pas nécessaire que la divulgation comprenne des instructions spécifiques sur la manière d’obtenir chaque mode de réalisation concevable dans le cadre de la ou des définitions fonctionnelles », la Cour d’appel de la JUB se positionne à rebours de la tendance générale des chambres des recours de l’OEB, et à l’exact opposé de la Cour suprême des États-Unis qui avait rendu un arrêt dans le même litige. L’épopée des contentieux entre Amgen et Sanofi sur les anticorps monoclonaux anti-PSCK9 se poursuit, avec, après la nette décision de principe de la Cour suprême des États-Unis14, et la décision de première instance de la JUB15 concernant le brevet EP 3 666 797 que nous avions commentée dans ces colonnes, la décision de la Cour d’appel de la JUB sur la validité du même brevet européen, qui vient toutefois adopter une approche tout particulièrement favorable au breveté, aussi bien en ce qui concerne l’activité inventive que la suffisance de description. Le brevet d’Amgen revendique de manière fonctionnelle, et sans aucune description structurale, un anticorps monoclonal se liant à l’antigène PCSK9, permettant de réduire la liaison de ce dernier au LDLR, ce qui diminue la quantité de LDL, contribuant à traiter ou à prévenir l’hypercholestérolémie16. En première instance, la division centrale de Munich avait annulé le brevet pour défaut d’activité inventive, un document antérieur divulguant la molécule PCSK9 comme cible thérapeutique17. La Cour d’appel de la JUB commence par définir la personne du métier applicable au présent litige. Alors qu’en première instance, la division centrale de Munich avait retenu que celle-ci était une spécialiste avec une expérience postdoctorale dans les domaines des anticorps et de la voie des PCSK9, la Cour d’appel adopte une définition bien plus généraliste : il s’agit d’une équipe de scientifiques ayant de l’expérience dans la découverte des médicaments et leur développement, ce qui inclut une expérience dans le domaine de la technologie des anticorps, mais aussi dans le développement des petites molécules18. Le critère de suffisance de description est ensuite examiné, et la Cour d’appel énonce les principes généraux d’analyse : « la suffisance doit être examinée sur la base du brevet dans son ensemble, c’est-à-dire sur la base des revendications, de la description et des dessins, du point de vue de la personne du métier disposant des connaissances générales communes à la date de dépôt ou à la date de priorité »19. Elle précise que « le critère à appliquer consiste à déterminer si la personne du métier est capable de reproduire l’objet revendiqué sur la base du brevet sans effort inventif et sans charge excessive. Une invention est suffisamment divulguée si le fascicule du brevet montre à la personne du métier au moins un moyen – et dans le cas de caractéristiques fonctionnelles, un concept technique – de mettre en oeuvre l’invention revendiquée »20. 14. CS États-Unis, Amgen, Inc. et al. v. Sanofi et al., No. 21-757 (S. Ct. 2023) ; pour un commentaire, voir T. Gisclard, Les brevets sur les anticorps et l’exigence de description suffisante, Propr. industr. 2024, étude 8. 15. JUB, TPI, div. Centr. Munich, 16 juill. 2024, aff. UPC_1/2023 : Propr. intell. 2025, n° 94, p. 99, avec nos obs. 16. S.W. Park, Y-A. Moon, J.D. Horton, Post-transcriptional regulation of LDL receptor by proprotein convertase subtilisin/kexin type 9a in mouse liver, 279 J. Biol. Chem. 50630 (2004) 17. Ibid., notam. §8.15, §8.28 et §8.67. 18. JUB, CA, 25 nov. 2025, aff. UPC_CoA_528/2024 et UPC_ CoA_529/2024, Amgen c/ Sanofi, ici commentée, §37. 19. Ibid., §105. 20. Ibid., §106. « La présente décision illustre une nouvelle fois les difficultés de la revendication d’un anticorps monoclonal dans une approche fonctionnelle. 144 P RO P R I É T É S I N T E L L E C T U E L L E S, J A N V I E R 2 0 2 6 / N ° 9 8 En l’espèce, Sanofi estimait21 tout d’abord que la description ne permettait pas d’obtenir sans effort excessif des anticorps se liant au domaine catalytique de PCSK9, notamment en ce qu’il serait nécessaire d’effectuer une étude de la structure tridimensionnelle de la liaison anticorps-antigène par cristallographie des rayons X. La Cour d’appel répond que les contraintes, bien réelles, de ce procédé de référence d’étude des protéines22 ne constituent pas un fardeau excessif, en estimant qu’une quantité raisonnable d’essais et d’erreurs ne constitue pas un tel fardeau, et en rappelant que le brevet décrit d’autres méthodes pour déterminer si la liaison s’effectue bien à l’endroit souhaité. Ensuite, l’intimé soutenait que, le brevet étant un brevet d’application thérapeutique, fondé sur l’article 54(5) de la CBE, la description de l’effet thérapeutique obtenu serait insuffisante en l’espèce. La Cour balaye la critique en répondant que le brevet décrit très bien l’interaction PCSK9-LDLR et les mécanismes biochimiques permettant d’expliquer l’effet hypocholestérolémiant23. Mais c’est surtout la partie tirant les conséquences du caractère purement fonctionnel de la revendication de l’anticorps sur la réalisation de ces derniers qui constitue l’apport majeur de cette décision. En effet, la Cour d’appel énonce la règle de principe suivante : « lorsqu’une revendication contient une ou plusieurs caractéristiques fonctionnelles, il n’est pas nécessaire que la divulgation comprenne des instructions spécifiques sur la manière d’obtenir chaque mode de réalisation concevable dans le cadre de la ou des définitions fonctionnelles ». Elle ajoute qu’ « une protection équitable exige que les variantes des modes de réalisation spécifiquement divulgués qui sont également aptes à produire le même effet, et qui n’auraient pas pu être envisagées sans l’invention, soient également protégées par la revendication ». Il s’ensuit que « l’indisponibilité de certains modes de réalisation d’une revendication définie de manière fonctionnelle n’a pas d’incidence sur la suffisance, tant que la personne du métier est en mesure, grâce à la divulgation, d’obtenir des modes de réalisation appropriés dans le cadre de la revendication »24. Il résulte de cette règle de principe, regrettablement énoncée sans la moindre justification, que Sanofi ne peut reprocher à Amgen de ne pas divulguer la manière de produire l’ensemble des anticorps revendiqués dans le brevet. L’approche de la Cour d’appel de la JUB est donc en totale opposition avec celle de la Cour suprême des États-Unis qui avait, dans son arrêt du 18 mai 2023 opposant les mêmes parties au sujet du même médicament, annulé le brevet américain25 d’Amgen pour défaut d’enablement. Amgen ne pouvait, selon les termes de la Cour suprême, revendiquer sa souveraineté sur un royaume d’anticorps sans décrire le moyen de réaliser l’ensemble de ces derniers26. Selon l’approche américaine, revendiquer une classe de composés en ne décrivant qu’un exemple n’est qu’une invitation à expérimenter. Autrement dit, dans un tel cas, l’invention n’a pas encore été réalisée, ou plus précisément, elle ne l’a été que dans une portée bien moindre que celle revendiquée. Cette approche exigeante vis-à-vis du breveté n’est pas propre aux juridictions américaines, puisqu’on la retrouve également dans nombre de décisions récentes des chambres des recours de l’Office européen des brevets relatives aux anticorps monoclonaux27. C’est pourquoi l’approche de la suffisance de description retenue par la Cour d’appel de la JUB dans le présent arrêt nous semble trop généreuse à l’égard du breveté. En lui permettant d’étendre son monopole sur une classe illimitée d’inventions non encore réalisées, elle ouvre grand les portes à des revendications de portée excessive, ce qui est tout particulièrement dommageable dans le secteur de la santé publique28. Ensuite, la Cour d’appel examine l’activité inventive, qui fait l’objet d’analyses différentes selon les juridictions nationales, certaines adoptant parfois l’approche problème-solution de l’OEB et de ses chambres des recours29, souvent parmi d’autres méthodes30, tandis que d’autres préfèrent une approche plus holistique31. Elle en profite pour rappeler, en les précisant, ses critères d’analyse, qu’elle avait déjà énoncés en première instance32, à partir de la décision dans l’affaire Nanostring c/ 10x Genomics33. 21. Ibid., 112. 22. J. Drenth, Principles of Protein X-Ray Crystallography, Springer, 2007. 23. Déc. commentée, §120. 24. Ibid., §107. 25. US Patent 8,829,165. 26. Amgen, Inc. et al. v. Sanofi et al., No. 21-757 (S.Ct. 2023), préc. 27. V. notam. OEB, 16 févr. 2021, aff. T 941/16, Anti-PSMA antibody - Universitätsklinikum Freiburg ; v. égal. OEB, 14 juill. 2022, aff. T 0435/20, Anti-IL-23 antibodies binding at conformational epitope - Merck Sharp & Dohme ; en dernier lieu OEB, 17 juin 2025, aff. T 709/23, Anticorps monoclonal dirigé contre l’interleukine-31, et nos observations dans cette chronique. 28. Voir T. Gisclard, Les brevets sur les anticorps et l’exigence de description suffisante, Propr. industr. 2024, étude n°8. 29. OEB, La jurisprudence des Chambres des recours de l’Office européen des brevets, 2025, § I, D, 2. 30. Voir par ex. en France, en Italie, ou aux Pays-Bas. 31. Tel est notamment le cas de l’Allemagne. 32. JUB, TPI, div. centr. Munich, 16 juill. 2024, aff. UPC_1/2023 : Propr. intell. 2025, n° 94, p. 99, avec nos obs. 33. JUB, CA, 26 févr. 2024, aff. UPC_CoA_335/2023, Nanostring c/ 10x Genomics. «L’approche de la Cour d’appel de la JUB est en totale opposition avec celle de la Cour suprême des États-Unis. P RO P R I É T É S I N T E L L E C T U E L L E S , J A N V I E R 2 0 2 6 / N ° 9 8 145 C h r o n i q u e s Pour la Cour d’appel de la JUB, le problème objectif doit d’abord être évalué du point de vue de la personne du métier à la date de dépôt ou de priorité. Afin d’éviter tout effet rétrospectif, le problème objectif ne doit pas contenir d’indications sur la solution revendiquée34. La solution revendiquée est évidente lorsque, à la date pertinente, la personne du métier, partant d’un point de départ réaliste dans l’état de la technique dans le domaine technologique concerné et souhaitant résoudre le problème objectif, serait parvenue (et pas seulement aurait pu parvenir) à la solution revendiquée35. La personne du métier n’a ni compétences inventives ni imagination, et a besoin d’un indice ou d’une motivation qui, à partir d’un point de départ réaliste, l’incite à mettre en oeuvre une étape suivante dans le sens de l’invention revendiquée. En règle générale, une solution revendiquée doit être considérée comme non inventive/évidente lorsque la personne du métier franchirait l’étape suivante sous l’impulsion de l’indice ou par routine, et aboutirait à l’invention revendiquée36. La charge de la preuve selon laquelle les résultats étaient clairement prévisibles ou que la personne du métier aurait raisonnablement pu s’attendre à réussir, c’est-à-dire que la solution qu’elle envisage en franchissant l’étape suivante résoudrait le problème objectif, incombe à la partie qui invoque la nullité du brevet37. L’existence d’une attente raisonnable de succès dépend des circonstances de l’affaire. Plus un domaine technique de recherche est inexploré, plus il est difficile de prédire sa conclusion positive et plus l’attente de succès est faible. Les difficultés pratiques ou techniques envisagées ainsi que les coûts liés à la vérification de l’obtention du résultat souhaité lors de la prochaine étape peuvent également dissuader la personne du métier de franchir cette étape. En revanche, plus l’indication en faveur de la solution revendiquée est forte, plus le seuil d’attente raisonnable de succès est bas38. Le fait que d’autres personnes ou équipes travaillaient simultanément sur le même projet n’implique pas nécessairement qu’il y avait une attente raisonnable de succès. Cela peut également indiquer qu’il s’agissait d’un domaine intéressant à explorer, avec le simple espoir de réussir39. En l’espèce, la Cour d’appel de la JUB estime, comme l’avait déjà fait la division centrale de Munich en première instance40 que le document de Lagace énonçant que les inhibiteurs de PCSK9 auraient un effet thérapeutique pour traiter l’hypercholestérolémie constitue un point de départ réaliste41. En revanche, pour la Cour d’appel, le fait que PCSK9 constitue une cible thérapeutique ne rend pas évidente l’invention, compte tenu du fait que PCSK9 intervient aussi bien dans le milieu intracellulaire qu’extracellulaire, tandis que les anticorps ne peuvent en principe agir que dans le milieu extracellulaire. Or on ignorait à la date de priorité où l’effet hypocholestérolémiant se produisait42. Cette incertitude quant à l’importance de la voie extracellulaire créait par conséquent une incertitude sur l’effet hypocholestérolémiant d’un futur anticorps anti- PCSK943. Ainsi, la personne du métier aurait certes pu envisager des chances de succès d’un tel anticorps, mais elle n’aurait pas pu déduire avec certitude son effectivité44. L’invention d’Amgen présente donc bien une activité inventive en l’espèce. Par son analyse fine de l’activité inventive dans le domaine pharmaceutique, la présente décision illustre que l’identification d’une cible thérapeutique à la date de dépôt ou de priorité ne rend pas automatiquement évident le médicament qui interagit avec cette dernière, si les voies métaboliques en jeu ne sont alors pas connues dans tous leurs détails. Toutefois, on soulignera, ici encore, la contradiction entre l’approche de la suffisance de description quant à l’obtention de l’effet thérapeutique et celle de l’activité inventive, alors pourtant que toutes deux sont évaluées par rapport à la personne du métier. En effet, l’incertitude sur l’importance de la voie extracellulaire est considérée comme suffisante pour reconnaître une activité inventive, tandis qu’elle est jugée comme non nécessaire pour expliquer l’effet thérapeutique obtenu dans le cadre de la suffisance de description… T. GISCLARD 34. JUB, CA, 25 nov. 2025, aff. UPC_CoA_528/2024 et UPC_ CoA_529/2024, Amgen c/ Sanofi, §128. 35. Ibid., §129. 36. Ibid., §132. 37. Ibid., §134. 38. Ibid., §136. 39. Ibid., §138. 40. JUB, TPI, div. centr. Munich, 16 juill. 2024, aff. UPC_1/2023, §8.28. 41. JUB, CA, 25 nov. 2025, aff. UPC_CoA_528/2024 et UPC_ CoA_529/2024, Amgen c/ Sanofi, §144. 42. Ibid., §177. 43. Ibid., §203. 44. Ibid., §205. « La personne du métier aurait certes pu envisager des chances de succès d’un tel anticorps, mais elle n’aurait pas pu déduire avec certitude son effectivité. L’invention présente donc bien une activité inventive. 146 P RO P R I É T É S I N T E L L E C T U E L L E S, J A N V I E R 2 0 2 6 / N ° 9 8 2. Titularité des droits et inventions de salariés ■ Mission inventive implicite permanente du fait d’un mandat social (non) - Invention de mission (non) – Calcul du juste prix à partir de la marge brute (oui) – Majoration du calcul à partir de la marge brute (oui) • CA Paris, pôle 5-1, 9 juillet 2025 RG n° 21/013809 Société Prodim c/ M. O. P. Le nettoyage, ça rapporte L’arrêt apporte une nouvelle contribution à l’appréciation d’une invention de mission. Il traite la question de savoir si un mandataire social a une mission inventive implicite permanente du fait de son mandat. Il montre que les éléments de preuve des faits fournis par l’entreprise au soutien d’une invention prétendue de mission sont décisifs. L’arrêt est par ailleurs remarquable en ce qu’il expose en détail les modalités de calcul du juste prix. M. O. P. était depuis le 1er juin 2016 directeur et directeur général délégué au sein de la société Prodim, filiale de la société Réseau Services Onet, dans laquelle il était précédemment salarié. Il a fait une déclaration d’invention en date du 11 mai 2017 pour un « dispositif intégré de dilution des produits de nettoyage biotechnologiques sous forme de chariot mobile intégrant le concept et notamment l’économie circulaire à travers le recyclage des bidons à destination des chantiers ». Une demande de brevet français a été déposée au nom de Prodim avec la désignation de M. O. P. comme inventeur, avec une extension en demande européenne. Ces deux brevets ont été déchus par la suite. M. O. P. a été licencié en juin 2018 et révoqué de ses fonctions en juillet 2018. M. O. P. a fait assigner les sociétés Prodim et Onet en soutenant que l’invention objet des brevets était hors mission attribuable. Par jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 14 septembre 2023, la société Prodim a été condamnée à payer à M. O. P. la somme de 180 000 € en paiement du juste prix de l’invention hors mission attribuable objet des brevets français et européen précédemment mentionnés. La société Prodim a fait appel de ce jugement. La société Prodim a soutenu que M. O. P. avait une mission inventive implicite permanente du fait de son mandat général, outre une mission inventive temporaire, dans le cadre d’un projet RSE initié par le groupe Onet impliquant une équipe projet à laquelle participait M. O. P. De son côté, M. O. P. a soutenu qu’il était le seul et unique inventeur, qu’il a inventé l’objet du brevet dans le cadre de son domaine d’activité pour répondre à la réussite du déploiement des produits biotechnologique en substitution des produits chimiques, et qu’il n’avait aucune mission de recherche inventive dans le cadre de ses fonctions. L’arrêt rappelle l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle sur les inventions de salariés : « 1. Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. […] 2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu’une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié. Le salarié doit en obtenir un juste prix », lequel doit être déterminé « tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre [l’employeur et le salarié] que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention. » La cour constate que la lettre d’engagement de M. O. P. du 28 avril 2016, l’annexe et l’avenant au contrat de travail daté du 1er juin 2016 ne comportaient aucune indication que les fonctions de M. O. P. comportaient une mission inventive ou que des recherches ou études lui étaient explicitement confiées. La cour analyse longuement les arguments développés par M. O. P. et la société Prodim relatifs aux aspects financiers de l’exploitation du produit breveté afin de déterminer le juste prix contrepartie de l’invention hors mission faite par M. O. P. La société Prodim a soutenu que le juste prix ne saurait excéder un pourcentage de la marge brute réalisée par la commercialisation de l’invention ; qu’il doit être déterminé au regard de l’intérêt que la société Prodim tire de l’invention ; que l’invention a été conçue dans le cadre d’un travail collectif avec d’autres salariés dont une certaine personne a eu l’idée ; que la contribution de M. O. P. doit donc être relativisée ; que l’invention a été finalisée en moins de 3 mois, ce qui témoigne d’un investissement limité de la part de M. O. P. ; que l’utilité commerciale de l’invention a été minime voire nulle dans la mesure où elle n’a été développée que dans le cadre de la politique RSE du groupe et non dans une optique de profit ; que les ventes ont été exclusivement internes à la maison mère Onet laquelle n’a pas commercialisé le produit ; que la marge brute est de 130 000 € ; qu’aucune commercialisation externe n’a été envisagée; que les brevets n’ont pas été maintenus. De son côté M. O. P. a soutenu que son invention a été distribuée dans 180 agences Onet ; qu’elle a permis des économies importantes : carburant, réduction d’utilisation de produits grâce à leur concentration, consignation des bidons vides, recyclage des bidons vides. M. O. P. a conclu que son indemnisation devait être à hauteur de 600 000 €. La cour a rappelé que la détermination du juste prix devait prendre en compte les apports initiaux de l’employeur et du salarié ainsi que l’utilité industrielle et commerciale de l’invention. Si la cour constate que P RO P R I É T É S I N T E L L E C T U E L L E S , J A N V I E R 2 0 2 6 / N ° 9 8 147 C h r o n i q u e s M. O. P. a bien la qualité d’inventeur, elle observe que l’invention a été créée dans le cadre d’une démarche collective avec d’autres salariés, de sorte que la part de M. O. P. dans la conception de l’invention doit être relativisée. La cour note également que l’entreprise a fourni des moyens techniques et humains nécessaires à la réalisation de l’invention. La cour note également que les ventes du produit breveté au cours des années 2017 à août 2022 représentent 178 unités pour un chiffre d’affaires de 467 823 € et une marge brute de 129 907 €. La cour note également que le groupe Onet a communiqué largement autour de l’objet du brevet, mais que la démarche de responsabilité environnementale du groupe Onet préexistait à l’invention. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour fixe le juste prix accordé à M. O. P. à 20 % de la marge brute réalisée par la société Prodim, mais majoré pour tenir compte de l’utilisation pérenne de l’invention et des économies importantes qu’elle a permis de réaliser. C’est ainsi que la cour a fixé le juste prix dû à M. O. P. à la somme de 60 000 €. L’on observera que la majoration dépasse et de loin les 20 % de la marge brute, ce qui montre que, pour déterminer le juste prix, la cour prend bien en compte les circonstances dans lesquelles s’est faite l’invention. L’on ne peut que saluer le soin, la précision et la pertinence de l’analyse de la cour. C. DERAMBURE 3. Exploitation des droits ■ Non-faisabilité économique de l’invention – Travail sur une version évoluée hors brevet de l’invention – Nullité du contrat de cession de brevet (non) – Résolution du contrat (non) – Nullité de l’avenant au contrat de cession (non) • CA Paris, pôle 5-2, 20 juin 2025 RG n° 23/17599 M. André Moyo c/ SAS Dani Alu Garde-corps et corps à corps L’arrêt est représentatif du cas dans lequel un contrat de cession de brevet est contesté par le cessionnaire pour non-faisabilité économique de l’invention brevetée, ou pour un prétendu défaut de l’assistance technique de la part du breveté. L’arrêt met en évidence l’aléa de l’exploitation de toute invention brevetée, l’importance de la rédaction des revendications du brevet en tant qu’objet du contrat, et l’importance de la rédaction des clauses du contrat traitant des obligations des parties et des garanties (ou non-garanties) contractuelles. M. Moyo est titulaire du brevet français FR 2 966481 et de son extension en brevet européen délivré EP 2 501 876 concernant un garde-corps constitué d’un ensemble de pièces détachées. La revendication 1 prévoit des montants, un élément transversal supérieur et un élément transversal inférieur, avec pour chacun une platine sur laquelle est fixé un montant, et pour chaque élément transversal, au moins un moyen de fixation temporaire agencé sur la tranche de chaque montant et destiné à appliquer un effort de contact directement sur l’élément transversal de manière à contraindre ce dernier contre la paroi intérieure du perçage et assurer son maintien en position. Invention en cause Par contrat du 3 avril 2014, M. Moyo a cédé les deux brevets à la société Dani Alu, moyennant une garantie de leur existence matérielle, l’absence de privilège, et l’engagement de communiquer à la société Dani Alu toutes informations relatives aux inventions brevetées et à leur mise en oeuvre. De son côté, la société Dani Alu s’est engagée à payer à M. Moyo un prix fixe, ce qu’elle a fait, et des redevances proportionnelles au chiffre d’affaires résultant de la vente du produit Lotentic, issu des inventions brevetées. Pour pallier les difficultés techniques touchant à l’exploitation industrielle des inventions, les parties sont convenues, par un avenant du 12 décembre 2018, que la société Dani Alu exploiterait une version évoluée des inventions : n’ayant en effet pas réussi à mettre au point de façon satisfaisante la version vissée du garde-corps (couverte par le brevet), la société s’est ainsi rabattue sur une version soudée (non couverte par le brevet). L’avenant a ainsi modifié l’assiette et le montant des redevances dues à M. Moyo et a prévu un complément de rémunération. Après s’être acquittée de certains versements dus, la société Dani Alu a cessé ses paiements, ce qui a conduit M. Moyo à l’assigner en exécution forcée de ses obligations contractuelles. C’est dans ce contexte qu’a été rendu le jugement du 13 septembre 2023, dont appel, qui a débouté la société Dani Alu de sa demande d’annulation du contrat de cession de brevets et de sa demande de résolution de ce même contrat pour manquement de M. André Moyo à son obligation de transmission de son savoir-faire, et a annulé l’avenant du 12 décembre 2018 pour défaut de contrepartie au détriment de la société Dani Alu. Au soutien de sa demande en nullité du contrat de cession de brevets, la société Dani Alu a argué que son consentement été l’objet d’une erreur sur la faisabilité économique de l’invention, provoquée par le dol de M. Moyo, ce que ce dernier a contesté, faisant valoir que la faisabilité économique de l’invention a été exclue du 148 P RO P R I É T É S I N T E L L E C T U E L L E S, J A N V I E R 2 0 2 6 / N ° 9 8 champ contractuel, et qu’il a au contraire transmis à la société Dani Alu toutes les informations dont il disposait au sujet des brevets, de leur exploitation et de l’intérêt économique et industriel de l’invention, notamment cinq rapports de tests du CSTB. La cour d’appel a conclu, après un examen détaillé des faits, que la société Dani Alu disposait au moment où le contrat de cession était conclu, d’informations exhaustives relatives aux caractéristiques techniques des gardes corps selon les enseignements des brevets, et que la décision, commune aux deux parties, de développer un nouveau produit soudé et non plus vissé, ne relevait pas d’un dol de M. Moyo. La société Dani Alu a également demandé « à défaut de nullité du contrat de cession de brevets », sa résolution aux torts de M. André Moyo, pour non-exécution correcte de ses obligations de communication de son savoir-faire et de fourniture de son assistance technique, ce qu’a contesté M. Moyo, preuves à l’appui. La cour d’appel a conclu, toujours après un examen détaillé des faits, que M. Moyo avait bien satisfait toutes les demandes de la société Dani Alu et avait proposé des solutions techniques ponctuelles, de sorte qu’il n’avait pas manqué à son obligation de transfert de savoir-faire. La cour a ainsi débouté la société Dani Alu de sa demande en résolution du contrat. Au soutien de sa demande en nullité de l’avenant du 12 décembre 2018, la société Dani Alu a argué que cet avenant devrait être annulé par ricochet de l’annulation ou de la résolution du contrat de cession. Mais la cour d’appel a jugé à juste titre que cette prétention ne pouvait prospérer compte tenu du rejet de ces demandes d’annulation ou de la résolution. La société Dani Alu a également argué que l’avenant était entaché d’une nullité intrinsèque pour défaut de contrepartie réelle aux obligations de paiement mises nouvellement à sa charge et d’absence d’assistance renforcée de M. Moyo. Les parties se sont accordées pour considérer que cet avenant a été conclu pour pallier les difficultés techniques touchant à l’exploitation industrielle des inventions brevetées et que la société Dani Alu exploiterait une version évoluée des inventions, à savoir une version soudée et non plus vissée. L’avenant a eu pour effet d’augmenter et d’étendre la rémunération de M. Moyo à des produits non couverts par les brevets cédés, puisque la fixation par soudure ne constitue pas un moyen de fixation temporaire comme il est revendiqué en revendication 1 du brevet européen. L’on comprend bien le fondement du litige : la société Dani Alu a l’obligation d’exploiter le brevet (donc avec une fixation temporaire), alors qu’en même temps, l’exploitation envisagée (avec soudure, donc fixation non temporaire) est hors brevet. Face à cette difficulté, la cour considère que la validité de l’avenant doit être examinée indépendamment du contrat de cession de brevets. Après un examen attentif des faits, la cour a estimé qu’il existait bien une contrepartie réelle aux obligations de paiement mises à la charge de la société Dani Alu, et que M. Moyo avait dans ce nouveau cadre apporté son assistance technique, de sorte que l’avenant remplissait les conditions de validité énoncées par l’article 1169 du Code civil. Par suite, la cour a infirmé le jugement en ce qu’il avait annulé l’avenant du 12 décembre 2018. L’arrêt doit être approuvé. C. DERAMBURE 4. Procédure et sanctions ■ 1. Limitation de la partie française d’un brevet européen – Généralisation intermédiaire – Extension de l’objet du brevet au-delà de la demande telle que déposée (oui) – Dénigrement fautif (oui) • CA Paris, pôle 5-2, 13 juin 2025 RG n° 23/02588 Société Intellectual Ventures I LLC c/ S.A. Société Française du Radiotéléphone Clés et téléphones L’arrêt porte sur un cas peu fréquent de la validité d’une limitation de la partie française d’un brevet européen au regard de l’article 123(2) de la CBE, et en l’espèce sur une généralisation intermédiaire dépourvue de support dans la description du brevet. Cet arrêt est une invitation adressée aux titulaires de brevets, lorsqu’ils requièrent une limitation, à faire preuve de vigilance afin que les caractéristiques limitantes introduites dans les revendications soient parfaitement supportées par la description, surtout dans le cas de plusieurs caractéristiques techniques « inextricablement liées ». L’arrêt porte également sur le dénigrement par information du public de l’engagement d’une action judiciaire. La Société Intellectual Ventures I LLC (par la suite société Ventures I) est titulaire du brevet européen délivré EP 1304002 ayant pour titre « Organisation du chiffrement des données dans un système de télécommunication sans fil ». Elle a assigné Société Française du Radiotéléphone (par la suite société SFR) en contrefaçon de la partie française du brevet EP’002 devant le tribunal judiciaire de Paris en date du 14 novembre 2016. En date du 15 novembre 2019, la société Ventures I a déposé auprès de l’INPI une requête en limitation de la partie française du brevet EP’002, acceptée par l’INPI en date du 8 janvier 2020. Par jugement du 25 octobre 2022, le Tribunal judiciaire de Paris a dit notamment que les revendications 1, 11 et 14 de la partie française du brevet EP’002 étaient nulles pour extension au-delà de la demande telle que déposée. La société Ventures I a interjeté appel de cette décision en date du 27 janvier 2023. C’est l’arrêt d’appel rendu le 13 juin 2025 qui est ici commenté. P RO P R I É T É S I N T E L L E C T U E L L E S , J A N V I E R 2 0 2 6 / N ° 9 8 149 C h r o n i q u e s La revendication 1 du brevet EP’002 tel que délivré est la suivante (les niveaux d’énumération [i], [ii], etc. ont été ajoutés pour la lisibilité) : « Procédé destiné à agencer un chiffrement des données dans un système de télécommunication comportant au moins un terminal sans fil, un réseau local sans fil et un réseau mobile terrestre public, le procédé comportant les étapes consistant à [i] fournir un identificateur pour le terminal et une clé secrète spécifique pour l’identificateur, la clé secrète étant également stockée dans le réseau mobile, [ii] transmettre (204) l’identificateur de terminal du terminal au réseau mobile, [iii] calculer (207) dans le réseau mobile au moins une première clé de chiffrement selon le réseau mobile en utilisant la clé secrète spécifique pour l’identificateur et un code d’identification sélectionné pour la première clé de chiffrement, [iv] transmettre (210) au moins un code d’identification au terminal, [v] calculer (213) dans le terminal au moins une première clé de chiffrement selon le réseau mobile en utilisant la clé secrète et au moins un code d’identification, caractérisé par les étapes consistant à [vi] exécuter une transmission de données entre le réseau mobile et le terminal par l’intermédiaire du réseau local sans fil, [vii] calculer (217 ; 221) une seconde clé de chiffrement dans le terminal et dans le réseau mobile en utilisant au moins une première clef de chiffrement, [viii] transmettre (222) ladite seconde clé de chiffrement du réseau mobile au réseau local sans fil, [ix] chiffrer (311 ; 312) les données transmises entre le terminal et le réseau local sans fil dans le terminal et dans le réseau local sans fil en utilisant ladite seconde clé de chiffrement. » La revendication 1 de la partie française du brevet EP’002 après la limitation demandée et acceptée par l’INPI est la suivante (comme précédemment, les niveaux d’énumération ont été ajoutés, les termes supprimés sont barrés et les termes ajoutés sont soulignés) : « Procédé destiné à agencer un chiffrement des données dans un système de télécommunication comportant au moins un terminal sans fil, un réseau local sans fil et un réseau mobile terrestre public, le procédé comportant les étapes consistant à [i] fournir un identificateur pour le terminal et une clé secrète spécifique pour l’identificateur, la clé secrète étant également stockée dans le réseau mobile, [ii] transmettre (204) l’identificateur de terminal du terminal au réseau mobile, [iii] calculer (207) dans le réseau mobile plus d’une au moins une première clé de chiffrement selon le réseau mobile en utilisant la clé secrète spécifique pour l’identificateur et plus d’un au moins un code d’identification sélectionnés pour la première clé de chiffrement, [iv] transmettre (210) plus d’un au moins un code d’identification au terminal, [v] calculer (213) dans le terminal plus d’une au moins une première clé de chiffrement selon le réseau mobile en utilisant la clé secrète et plus d’un au moins un code d’identification, caractérisé par les étapes consistant à [vi] exécuter une transmission de données entre le réseau mobile et le terminal par l’intermédiaire du réseau local sans fil, [vii] calculer (217 ; 221) une seconde clé de chiffrement dans le terminal et dans le réseau mobile en utilisant plus d’une au moins une première clef de chiffrement, [viii] transmettre (222) ladite seconde clé de chiffrement du réseau mobile au réseau local sans fil, (ix) chiffrer (311 ; 312), dans la couche MAC du terminal et du réseau local sans fil, les données transmises entre le terminal et le réseau local sans fil dans le terminal et dans le réseau local sans fil en utilisant ladite seconde clé de chiffrement ». La société Ventures I justifie la limitation demandée, par le passage suivant de la description de la demande de brevet : « Après cela, la seconde clé de chiffrement K est appliquée dans la couche MAC du terminal mobile MT, et le terminal mobile MT chiffre les données à transmettre et déchiffre les données chiffrées reçues 311 (chiffrement des données avec K et WEP) en utilisant l’algorithme à confidentialité équivalente au filaire WEP et la clé K. Le point d’accès au réseau local sans fil (AP) commence également à utiliser 312 (chiffrement des données avec K et WEP), la clé de chiffrement K et l’algorithme de chiffrement à confidentialité équivalente au filaire WEP en vue de chiffrer les données adressées au terminal mobile (MT) et de déchiffrer les données reçues du terminal mobile (MT). Le point d’accès au réseau local sans fil (AP) vérifie les adresses de contrôle d’accès au support (MAC) du terminal mobile (MT) des données reçues et effectue le déchiffrement des données en provenance de l’adresse de contrôle d’accès au support (MAC) et corrélativement déchiffre les données de terminal mobile (MT) adressées à l’adresse de contrôle d’accès au support (MAC). Dans ce cas, la clé de chiffrement K est rapidement initiée et le chiffrement de données peut commencer… Après avoir reçu la seconde clé de chiffrement K, le point d’accès au réseau local sans fil (AP) transmet 309 (Put_WEP_on (activation de WEP)), une demande au terminal mobile (MT) concernant l’utilisation de l’algorithme à confidentialité équivalente au filaire (WEP) en vue du chiffrement des données. Le terminal mobile (MT) accuse réception de la requête 310 (Put_WEP_on_ack (accusé de réception d’activation de WEP)) de la demande, de sorte que le point de départ de chiffrement de données est correctement synchronisé. » La revendication 11 a pour objet un terminal sans fil et la revendication 14 un point d’accès pour un réseau local sans fil. Les parties se sont querellées sur la définition de la « personne du métier » (désignation « politiquement correcte » de « l’homme du métier ») : la société Ventures I a mis en avant les technologies mises en oeuvre dans les réseaux locaux sans fil, tandis que la société SFR a mis en avant la sécurité dans les technologies de communication. La cour d’appel retient comme personne du métier un ingénieur spécialiste 150 P RO P R I É T É S I N T E L L E C T U E L L E S, J A N V I E R 2 0 2 6 / N ° 9 8 des technologies de communication dans les réseaux locaux sans fil et les réseaux de téléphone mobile. À l’appui de sa thèse sur l’extension de la portée du brevet consécutive à la limitation, la société SFR a souligné qu’il ressort de la description du brevet que le chiffrement dans la couche MAC a lieu en utilisant l’algorithme à confidentialité équivalente au filaire (WEP), alors que, si la limitation a ajouté à la revendication 1 la caractéristique (limitante) que le chiffrement était dans la couche MAC du terminal et du réseau local sans fil, elle n’a pas assorti cette caractéristique de celle de l’utilisation de l’algorithme à confidentialité équivalente au filaire (WEP). La société Ventures I a répliqué en substance que les caractéristiques MAC et WEP ne sont pas « inextricablement liées au plan technique ». À ce sujet, l’arrêt rappelle fort opportunément et clairement que « la pratique de la “généralisation intermédiaire” qui consiste à extraire une caractéristique isolée de son contexte spécifique, n’est justifiée qu’en l’absence de toute relation fonctionnelle ou structurelle clairement reconnaissable entre les caractéristiques de la combinaison spécifique ou si la caractéristique extraite n’est pas inextricablement liée à ces caractéristiques. En d’autres termes, une généralisation intermédiaire n’est autorisée en vertu de l’article 123(2) de la CBE que si la personne du métier reconnaît sans aucun doute, d’après la demande telle qu’elle a été déposée, que les caractéristiques tirées d’un mode de réalisation détaillé ne sont pas étroitement liées aux autres caractéristiques de ce mode de réalisation et qu’elles s’appliquent directement et sans ambiguïté au contexte plus général (V. chambre recours OEB, décision T 2489/13 du 18 avril 2018) ». En l’espèce, la cour d’appel constate que la personne du métier déduit sans ambiguïté de la lecture de la demande de brevet que la synchronisation et le chiffrement subséquent de données dans la couche MAC reposent sur l’utilisation de l’algorithme WEP, ou en d’autres termes que la caractéristique relative à la mise en oeuvre du chiffrement dans la couche MAC est inextricablement liée à l’utilisation de l’algorithme à confidentialité équivalente au filaire (WEP). C’est ce qui conduit la cour d’appel a confirmer le jugement qui a dit que la revendication 1 et aussi les revendications 11 et 14 de la partie française du brevet EP 1 304 002 sont nulles pour extension de l’objet du brevet au-delà de la demande telle que déposée. L’arrêt de la cour d’appel doit être approuvé. L’expérience montre que l’INPI fait preuve d’une grande vigilance dans l’acceptation d’une requête en limitation. Aussi, il est étonnant que, dans le cas ici traité, l’INPI ait accepté la limitation portant sur le chiffrement « dans la couche MAC du terminal et du réseau local sans fil », alors que la description de la demande de brevet y associait manifestement l’utilisation de l’algorithme à confidentialité équivalente au filaire (WEP). Par ailleurs, on peut considérer qu’il serait souhaitable que les Directives de l’INPI sur les Procédures post délivrance traitent des risques liés à une généralisation intermédiaire. Sur la question de la qualification de dénigrement par information du public de l’engagement d’une action judiciaire, l’arrêt de la cour d’appel est conforme à la jurisprudence45 : d’après la cour, la communication d’Intellectual Ventures I sur son site internet est en effet « dépourvue de base factuelle suffisante en ce qu’elle ne repose que sur le seul acte de poursuite engagé par la société Intellectual Ventures I et ne se rapporte pas à un sujet d’intérêt général ». C. DERAMBURE ■ 2. Recours en annulation de la décision de l’INPI sur une opposition à brevet (non) – Réformation de cette décision (oui) – Opposabilité d’un brevet intercalaire au titre du manque de nouveauté (oui) – Recevabilité d’une requête subsidiaire du breveté présentée pour la première fois en appel (non) • CA Paris, pôle 5- 2, 26 septembre 2025 RG n° 23/06726 SASU Océane Profils c/ INPI et SAS Arcal Recours sur une décision de l’INPI sur une opposition à brevet : attention à la procédure L’affaire concerne un recours contre le directeur de l’INPI sur sa décision consécutive à l’instruction d’une opposition de brevet. La cour souligne que ce recours ne peut être en annulation de la décision, mais seulement en réformation. Surtout, l’arrêt mérite attention car il déclare irrecevable une requête subsidiaire du breveté présentée pour la première fois en appel. Cet arrêt est donc une invitation faite aux brevetés à présenter des requêtes ad hoc dans le cadre de la procédure d’opposition devant l’INPI. La société Arcal est titulaire du brevet français FR 3 072 109 B1 intitulé « système de clôture, comprenant au moins un panneau treillis et au moins une lame occultante » déposé le 6 octobre 2017 et délivré le 4 décembre 2020. Le 3 septembre 2021, la société Océane Profils a formé opposition contre ce brevet pour défaut de nouveauté et d’activité inventive sur la base de onze antériorités, dont la demande de brevet FR 3070702 dont elle est titulaire (référencée D1). Par décision du 9 mars 2023, le directeur général de l’INPI a décidé : article 1, l’opposition est justifiée et, article 2, 45. Cass. com., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-15651 : « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure ». P RO P R I É T É S I N T E L L E C T U E L L E S , J A N V I E R 2 0 2 6 / N ° 9 8 151 C h r o n i q u e s le brevet peut cependant maintenu sous la forme présentée par la requête principale soumise par la société Arcal le 6 décembre 2021. D1 est une demande de brevet français déposée le 7 septembre 2017, soit un mois avant la date de dépôt du brevet opposé. Par suite, D1, brevet intercalaire, n’est opposable au brevet opposé qu’au titre de la nouveauté46 et non au titre de l’activité inventive. D1 n’avait pas été cité dans le rapport de recherche préliminaire du brevet opposé. Lors de la procédure d’opposition, la société Arcal n’avait pas requis le maintien du brevet tel que délivré, mais avait soumis une requête principale dont la revendication 1 avait été limitée. Cependant, l’INPI s’est assuré que le brevet opposé tel que délivré ne pouvait être maintenu compte tenu de D1 et a conclu que D1 divulguait en effet l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1 telle que délivrée, de sorte que l’objet de cette revendication 1 n’était pas nouveau et que le motif d’opposition de manque de nouveauté de cette revendication était donc fondé. C’est l’objet de l’article 1 de la décision du directeur général de l’INPI. Pour décider que la revendication 1 selon la requête principale était nouveau et impliquait une activité inventive, l’INPI s’est livré à l’analyse suivante : D2 et D4 pouvaient être considérés, l’un et l’autre, comme document le plus proche ; en partant de D2 et en prenant en compte D4, l’objet de la revendication 1 implique une activité inventive ; en partant de D4 et en prenant en compte les documents de l’art antérieur, l’objet de la revendication 1 implique aussi une activité inventive. L’INPI a donc conclu que le brevet opposé pouvait être maintenu sous la forme modifiée selon la requête principale. C’est l’objet de l’article 2 de la décision du directeur général de l’INPI. En date des 7 et 12 avril 2023, la société Océane Profils a formé des recours contre la décision du directeur général de l’INPI du 9 mars 2023 et a demandé à la cour « d’annuler cette décision en son entier », et de révoquer totalement le brevet n° FR 3 072 109 déposé par la société Arcal. La société Océane Profils a produit dans le cadre de ces recours treize nouveaux documents qui n’avaient pas été versés devant l’INPI. La société Arcal a demandé à la cour de déclarer irrecevable et mal fondée la société Océane Profils en son recours en annulation et en ses demandes en révocation du brevet opposé, et, subsidiairement, si la cour devait infirmer la décision de l’INPI, de maintenir le brevet opposé sous une forme modifiée selon une requête subsidiaire n° 1, et plus subsidiairement encore de maintenir le brevet opposé sous une forme modifiée selon une requête subsidiaire n° 2. La cour pointe l’erreur commise par la société Océane Profils qui dans son recours vise « l’annulation » de la décision de l’INPI (qui rappelons-le a décidé que l’opposition était justifiée) et non sa réformation mais déboute la société Arcal de sa demande en irrecevabilité. En effet, l’article R. 411-19, alinéa 2, du CPI dispose que les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au 2e alinéa de l’article L. 411-4 (c’est-à-dire notamment les décisions sur les oppositions de brevet) sont des recours en réformation. Ayant un effet dévolutif, ils défèrent à la cour la connaissance de l’entier litige. Sur la validité de la revendication 1 du brevet opposé, dans sa rédaction issue de la requête principale présentée dans la procédure d’opposition et ayant conduit l’INPI à maintenir le brevet, la cour examine les nouvelles antériorités citées par la société Océane Profils et conclut que l’objet de la revendication 1 est nouveau, mais dépourvu d’activité inventive. La cour constate que la requête subsidiaire n° 1 de la société Arcal n’avait pas été présentée dans le cadre de la procédure devant l’INPI et qu’elle est donc nouvelle en cause d’appel. La cour considère que cette requête est irrecevable. Cette requête est formulée pour la première fois à hauteur d’appel afin que le brevet soit maintenu sous une forme modifiée. Elle ne peut s’analyser en un moyen nouveau, dès lors qu’elle tend à modifier les revendications du brevet. Elle s’analyse en une prétention qui ne peut tendre aux mêmes fins que celles soumises au directeur général de l’INPI puisqu’elle ne vise pas l’obtention de la même protection que celles des revendications découlant des requêtes déposées devant l’INPI. La sanction de la cour d’appel est rude. Elle doit inciter les brevetés faisant face à une opposition devant l’INPI à présenter toutes leurs requêtes dans le cadre de la procédure devant l’INPI, et non d’attendre un éventuel recours pour le faire, car alors ces requêtes seront irrecevables. La requête subsidiaire n° 2 de la société Arcal avait été déposée devant l’INPI et elle est donc recevable en appel puisqu’elle s’analyse comme un moyen au soutien de sa prétention tendant au maintien de son brevet. La cour examine alors plusieurs combinaisons d’antériorités opposées à la revendication 1 selon cette requête subsidiaire n° 2 au titre de défaut d’activité inventive et conclut que l’objet de la revendication 1 issue de la requête subsidiaire n° 2 est inventif, de sorte que le brevet opposé doit être maintenu selon la requête subsidiaire n° 2. C. DERAMBURE 46. CPI, art. L.611-11, al. 3. 152 P RO P R I É T É S I N T E L L E C T U E L L E S, J A N V I E R 2 0 2 6 / N ° 9 8 ■ 3. Requête aux fins de saisie-contrefaçon – Violation du contradictoire (non) – présentation déloyale des faits (non) – Insuffisante caractérisation de la contrefaçon invoquée (non) • CA Paris, pôle 5-1, 17 septembre 2025 RG n° 24/09529 SASU Avel Diffusion c/ Société Arcal De l’importance de rédiger avec soin les requêtes afin de saisie-contrefaçon L’affaire porte sur la contestation d’une requête aux fins de saisie- contrefaçon pour prétendue violation du contradictoire, présentation déloyale des faits et insuffisante caractérisation de la contrefaçon invoquée. L’arrêt montre que la rédaction d’une requête aux fins de saisie-contrefaçon est complexe et requiert soin et attention. La société Avel Diffusion est liée à deux autres sociétés, Océane Profils et Clohéac. La société Océane Profils est titulaire du brevet français FR 3070702 déposé le 7 septembre 2017, intitulé « Ensemble pour former une clôture extérieure ». Elle a consenti à la société Avel Diffusion une licence non exclusive sur ce brevet, inscrite au Registre national des brevets le 2 février 2023. La société Arcal est titulaire du brevet français FR 3072109, déposé le 6 octobre 2017, intitulé « Système de clôture, comprenant au moins un panneau treillis et au moins une lame occultante ». Le 3 septembre 2021, la société Océane Profils a formé opposition au brevet de la société Arcal. Par décision du 9 mars 2023, le directeur général de l’INPI a considéré que l’opposition était justifiée, mais a maintenu le brevet de la société Arcal dans une version modifiée. La société Océane Profils a formé un recours contre cette décision de l’INPI en avril 2023. Le 7 décembre 2021, la société Arcal a adressé à la société Clohéac une mise en demeure de cesser toute exploitation des produits de cette société qu’elle considérait comme une contrefaçon de son brevet. Le 6 décembre 2022, la société Arcal a saisi le président du Tribunal judiciaire de Paris d’une requête aux fins d’obtenir une autorisation de saisie-contrefaçon au siège social de la société Avel Diffusion. Par ordonnance du 7 décembre 2022, le juge des requêtes a fait droit à cette demande, tout en limitant son étendue, excluant notamment toute investigation informatique ainsi que la saisie d’éléments financiers et comptables. Les opérations de saisie ont été menées le 21 décembre 2022. Le 20 janvier 2023, la société Arcal a assigné la société Avel Diffusion en contrefaçon de son brevet. Par ordonnance du 11 septembre 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris a décidé de surseoir à statuer sur l’action en contrefaçon jusqu’au prononcé de l’arrêt définitif de la Cour d’appel de Paris dans le cadre de la procédure d’opposition portant sur le brevet FR 3072109. Par acte du 23 octobre 2023, la société Avel Diffusion a assigné la société Arcal en référé-rétractation de l’ordonnance du 7 décembre 2022 ayant autorisé les mesures de saisie-contrefaçon réalisées dans ses locaux. Par ordonnance rendue le 15 mai 2024, l’ensemble des demandes de la société Avel Diffusion a été rejeté. La société Avel Diffusion a interjeté appel de cette ordonnance en date du 22 mai 2024. À l’appui de sa demande, la société Avel Diffusion a fait valoir (i) que le principe du contradictoire a été méconnu dans la conduite de la procédure sur requête dans la mesure où le juge ayant autorisé la mesure litigieuse a interrogé la société Arcal sur des éléments du dossier et s’est fondé sur les réponses qui lui ont été apportées pour circonscrire la mission du commissaire de justice, alors que ni les questions posées ni les réponses données ne sont mentionnées dans la requête et dans l’ordonnance ; (ii) que la requête introduite par la société Arcal procédait d’une présentation déloyale des faits en omettant de porter à la connaissance du juge l’existence du brevet concurrent FR 3070702 de la société Océane Profils ; (iii) que ces omissions constituent une violation du devoir de loyauté pesant sur le requérant dans une procédure sur requête, en ce qu’elle a privé le juge d’une vision complète et équilibrée des intérêts en présence, et qu’elle a nécessairement altéré l’appréciation portée par le juge sur la nécessité et la proportionnalité de la mesure ; (iv) que la société Arcal n’a pas apporté de commencement de preuve suffisant de la contrefaçon alléguée, comme l’exige l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle. La société Arcal a répliqué avoir présenté loyalement l’ensemble des faits pertinents au soutien de sa requête aux fins de saisie-contrefaçon, dans les limites de ce qu’elle connaissait à la date de son dépôt. La cour a donc été conduite à examiner dans quelle mesure les griefs présentés par la société Avel Diffusion étaient ou non fondés. La cour a estimé qu’il n’y avait pas eu violation du contradictoire, et en particulier qu’aucune disposition n’oblige le juge saisi d’une requête aux fins de saisie-contrefaçon, procédure par principe non contradictoire, à retranscrire dans son ordonnance le contenu de l’échange qu’il peut avoir avec le requérant. La cour a estimé qu’il n’y avait pas eu présentation déloyale des faits, tout au contraire, puisque le juge a été informé par la société Arcal de l’existence d’une opposition à son brevet FR 3070702, le texte même de l’opposition lui ayant été fourni. Et la cour observe que l’ensemble des éléments portés à la connaissance du juge des requêtes par la société Arcal a amené ce dernier à ne faire droit que partiellement à la requête «La rédaction d’une requête aux fins de saisiecontrefaçon est complexe et requiert soin et attention. P RO P R I É T É S I N T E L L E C T U E L L E S , J A N V I E R 2 0 2 6 / N ° 9 8 153 C h r o n i q u e s en saisie-contrefaçon, excluant toute investigation informatique, ainsi que la saisie d’éléments financiers et comptables. Concernant la prétendue insuffisante caractérisation de la vraisemblance de la contrefaçon invoquée par la société Avel Diffusion, la cour rappelle que le requérant à une saisie- contrefaçon ne doit pas démontrer la contrefaçon, puisque c’est précisément l’objectif poursuivi par la saisie-contrefaçon, objet de la requête, mais seulement fournir des éléments raisonnablement accessibles laissant présumer la possibilité d’une contrefaçon des droits revendiqués. Or, en l’espèce, la société Arcal a produit au soutien de sa requête un catalogue Avel Diffusion annonçant le lancement courant 2022 d’une nouvelle gamme de produits, un procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé sur le site internet de la société Clohéac sur lequel est mentionné le lancement du nouveau produit Avel PVC 3D, et un tableau comparatif commenté de la figure 6 de son brevet et de la lame du produit PVC 3D de la société Avel Diffusion. Pour les raisons qui viennent d’être exposées, la cour a rejeté la demande en rétractation de la société Avel Diffusion. La décision de la cour est remarquable par le détail et la finesse de son analyse des faits et pièces ayant entouré la présentation par la société Arcal de la requête aux fins de saisie-contrefaçon concernant son brevet FR 3072109. Juger autrement viendrait à mettre à mal le droit fondamental de tout breveté de constituer une preuve de contrefaçon alléguée par le moyen d’une saisie-contrefaçon. C. DERAMBURE ■ 4. Injonction préliminaire – Médicament générique – Contrefaçon imminente – Autorisation de mise sur le marché – Fixation du prix de vente • JUB, CA, 13 août 2025 aff. UPC_CoA_446/2025 Boehringer Ingelheim c/ Zentiva Portugal Alors que la simple demande d’AMM n’est pas un acte préparatoire susceptible de caractériser une contrefaçon imminente, tel est en revanche le cas de la mise en oeuvre de certaines autres procédures administratives telles que la demande de fixation de prix ou de taux de remboursement auprès de l’autorité compétente et l’adhésion à un accord-cadre en vue de participer au marché de fourniture des hôpitaux publics. L’adoption de tels comportements justifie ainsi pour la Cour d’appel de la JUB le prononcé d’une injonction préliminaire à l’encontre de leur auteur. Boehringer est titulaire d’un brevet sur l’utilisation de dérivés de l’indolidone pour le traitement ou la prévention de maladies fibrotiques47. Ce brevet, en vigueur jusqu’au 21 décembre 2025, produit ses effets dans 17 États parties à l’accord sur la JUB, dont la France et le Portugal. Boehringer commercialise le nintedanib sous la marque Ofev au Portugal, pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique. Zentiva a obtenu en août 2024 de l’homologue portugais de l’ANSM, nommé Infarmed, des autorisations de mise sur le marché pour le générique du nintedanib, avec l’indication du traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique, ainsi que d’autres indications. En décembre 2024, la même autorité nationale a également défini, à la demande de Zentiva, un prix et un taux de remboursement, et délivré une autorisation de participer aux marchés publics de fourniture des hôpitaux publics. Estimant que le génériqueur avait accompli tous les préparatifs préalables au lancement de son produit sur le marché, Boehringer, considérant la contrefaçon comme imminente, a saisi la division locale de Lisbonne de la JUB pour qu’elle prononce une injonction préliminaire48. Toutefois, dans sa décision du 8 mai 2025, cette dernière a refusé d’accorder des mesures provisoires, estimant que, si l’usage du générique rentrait bien dans le cadre du brevet, en revanche, la simple demande d’AMM, ainsi que les procédures de fixation du prix, du remboursement et l’autorisation à participer à la 47. EP 1 830 843. 48. Notons que Boehringer a aussi obtenu le 26 mars 2025 une injonction préliminaire de la cour portugaise de la propriété intellectuelle (n° 57/25.1YHLSB), fondée sur le CCP du brevet de première génération de la molécule. « Aucune disposition n’oblige le juge saisi d’une requête aux fins de saisie-contrefaçon, procédure par principe non contradictoire, à retranscrire dans son ordonnance le contenu de l’échange qu’il peut avoir avec le requérant. 154 P RO P R I É T É S I N T E L L E C T U E L L E S, J A N V I E R 2 0 2 6 / N ° 9 8 procédure de vente aux hôpitaux publics, n’étaient que des opérations administratives, qui ne pouvaient suffire à prouver une contrefaçon imminente. Dans sa décision du 13 août 2025, la Cour d’appel de la JUB a toutefois adopté une conception bien plus souple du critère de la contrefaçon imminente, ce qui l’a amenée à prononcer une injonction préliminaire contre le génériqueur dans tous les états membres de la JUB où le brevet était en vigueur. Boehringer estimait que Zentiva, qui a obtenu son AMM, un prix de vente et celui de remboursement, ainsi que l’autorisation à participer aux ventes aux hôpitaux publics, et ceci sans même faire état auprès des autorités que le brevet de Boehringer était encore en vigueur, avait accompli l’ensemble des étapes préalables à la commercialisation, et que celle-ci était désormais imminente, ce qui, compte tenu de la différence de prix, aurait un effet dévastateur sur les ventes du princeps. De son côté, Zentiva estimait qu’il n’y aurait pas de contrefaçon imminente, en ce que les exemptions prévues par l’article 27(d) de l’Accord sur la JUB empêchent de considérer la procédure d’AMM comme une contrefaçon, et qu’il en serait de même des autres procédures administratives qu’elle avait réalisées. Elle prétendait que l’accord-cadre sur la vente aux hôpitaux publics ne constituerait qu’un avant-contrat, nécessitant ensuite des contrats d’exécution qui ne pourraient pas être conclus avant l’expiration du brevet, ainsi que du CCP prolongeant le brevet de première génération de ce médicament, soit avant le 9 avril 2026. Les injonctions préliminaires sont régies par l’article 62 de l’Accord sur la JUB, qui dispose dans son premier alinéa que « la Juridiction peut, par voie d’ordonnance, prononcer des injonctions à l’encontre du contrefacteur supposé […] visant à prévenir toute contrefaçon imminente, à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d’une astreinte, que la contrefaçon présumée se poursuive, ou à subordonner sa poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du titulaire du droit ». S’agissant de la charge de la preuve, l’alinéa 4 permet à la Juridiction d’« exiger du requérant qu’il fournisse tout élément de preuve raisonnable afin d’acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu’il est le titulaire du droit et qu’il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente ». La Cour d’appel de la JUB énonce qu’elle « partage l’avis de Boehringer Ingelheim selon lequel une situation de contrefaçon imminente peut être caractérisée par certaines circonstances qui suggèrent que la contrefaçon n’a pas encore eu lieu, mais que le contrefacteur potentiel a déjà préparé le terrain pour qu’elle se produise. La contrefaçon n’est plus qu’une question de mise en oeuvre. Les préparatifs sont déjà achevés. Ces circonstances doivent être évaluées au cas par cas »49. Elle précise que « dans le contexte de la commercialisation des médicaments génériques, le simple fait qu’une entreprise de médicaments génériques demande une autorisation de mise sur le marché ne constitue pas une contrefaçon imminente, pas plus que l’octroi d’une telle autorisation »50. En revanche, elle ajoute que « l’achèvement des procédures nationales d’évaluation des technologies de santé, de fixation des prix et de remboursement d’un médicament générique peut constituer une contrefaçon imminente. L’évaluation doit être effectuée en tenant dûment compte du contexte réglementaire et législatif national et en considérant les circonstances de l’affaire »51. Conformément à la lettre de l’accord sur la JUB, la Cour d’appel rappelle que la notion de contrefaçon imminente ne nécessite pas des actes matériels de contrefaçon déjà réalisés. Certes, une simple demande, voire l’obtention, d’une AMM, n’est pas constitutive de contrefaçon imminente, mais, de manière pragmatique, la Cour d’appel estime que ces procédures administratives ultérieures peuvent avoir préparé une autoroute pour le lancement du générique. Le génériqueur invoquait pourtant l’exemption improprement appelée Bolar, du nom d’un contentieux aux États-Unis dont la solution judiciaire en appel52 défavorable au génériqueur a été brisée53 par le Hatch-Waxman Act du 24 septembre 1984. Le fondement législatif européen pour cette exception54 est l’article 10(6) de la directive 2001/83 du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, qui dispose que « la réalisation des études et des essais nécessaires en vue de l’application des paragraphes 1, 2, 3 et 4 et les exigences pratiques qui en résultent ne sont pas considérées comme contraires aux droits relatifs aux brevets et aux certificats complémentaires de protection pour les médicaments ». La Cour prend certes soin de 49. JUB, CA, 13 août 2025, aff. UPC_CoA_446/2025, Boehringer Ingelheim c/ Zentiva Portugal, ici commenté, §46. 50. Ibid., §47. 51. Ibid., §48. 52. Roche Prods., Inc. v. Bolar Pharma. Co., 733 F.2d 858 (Fed. Cir. 1984). 53. 35 U.S.C. §271(e)(1). 54. On la retrouve également à l’article 27(d) de l’Accord sur la JUB. «La Cour d’appel de la JUB rappelle que la notion de contrefaçon imminente ne nécessite pas des actes matériels de contrefaçon déjà réalisés. P RO P R I É T É S I N T E L L E C T U E L L E S , J A N V I E R 2 0 2 6 / N ° 9 8 155 C h r o n i q u e s souligner que la proposition de directive réformant les textes actuels55 élargit sa portée en incluant désormais à l’article 85 l’évaluation des technologies de la santé telle que définie dans le règlement 2021/2282, ainsi que la fixation des prix et du niveau de remboursement, mais elle souligne que ce texte n’ayant pas encore été adopté, il ne saurait produire ses effets. Or en l’espèce le génériqueur ne s’est pas contenté d’obtenir une AMM, mais il est allé au-delà en fixant les prix et le niveau de remboursement, ce qui n’est pas couvert par l’exemption en droit positif56. La qualification d’ « offre »57 au sens de l’article 25 de l’accord sur la JUB s’applique à l’accord-cadre permettant la fourniture aux hôpitaux publics, nonobstant l’exigence de contrats d’exécution de cet accord ultérieurement conclu58. En outre, la Cour d’appel relève que Zentiva n’a pas démontré que le droit positif portugais59 faisait peser sur les autorités publiques, dont Infarmed, le devoir de s’assurer du respect des droits de propriété intellectuelle60. La Cour d’appel de la JUB considère donc que Zentiva avait accompli toutes les procédures administratives constituant les préparatifs nécessaires au lancement du générique, ce qui caractérise l’existence d’une contrefaçon imminente au sens de l’accord sur la JUB, justifiant ainsi l’octroi d’une injonction préliminaire lui interdisant de fabriquer, offrir, mettre sur le marché ou d’utiliser, d’importer ou de détenir à ces fins tout produit contenant du nintedanib, ou un tautomère, un diastéréoisomère, un énantiomère, leurs mélanges ou sels, incluant l’esilate de nintedanib, pour l’utilisation dans la prévention ou le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique, tant que le brevet EP 1 830 843 est en vigueur. Conformément à l’article 34 de l’accord sur la JUB, et à la jurisprudence antérieure de la cour, l’injonction préliminaire couvre le territoire de tous les États membres de l’accord sur la JUB dans lesquels le brevet produit ses effets61. L’approche de la Cour d’appel de la JUB semble se distinguer de celle du droit positif français, où l’atteinte imminente aux droits conférés par le titre n’aurait pas nécessairement été retenue. En effet, la jurisprudence considère que la fixation du prix de vente ou du taux de remboursement ne sont pas suffisantes pour constituer une atteinte imminente62. Même une réponse à un appel d’offres dont les candidatures s’effectuent avant la date d’expiration du brevet a pu être considérée comme ne constituant pas une atteinte imminente63. Une telle affirmation est cependant discutable, puisque la publication du prix et du taux de remboursement au Journal officiel implique une commercialisation dans un délai de six mois64. En l’espèce, davantage que les procédures de fixation du prix et du taux de remboursement, il semble que, s’agissant d’un médicament exclusivement réservé à l’usage hospitalier, l’élément déterminant dans le présent contentieux a été l’acceptation de la candidature aux marchés publics des pharmacies hospitalières portugaises. S’y ajoutait le caractère très anticipé de ces demandes d’autorisation par rapport aux pratiques usuelles des autres génériqueurs lorsqu’ils commercialisent leur produit après l’expiration des droits de propriété intellectuelle. Par rapport à la décision de première instance, la Cour d’appel de la JUB abaisse le seuil probatoire requis pour prouver la contrefaçon imminente lors du lancement d’un médicament générique, adoptant une position favorable au titulaire du brevet. Une telle approche, qui semble conforme au droit positif européen, pourrait toutefois être remise en cause à brève échéance, à l’occasion de la réforme de la législation européenne, puisque l’article 24 de l’Accord sur la JUB 55. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil instituant un code de l’Union relatif aux médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/83/CE et la directive 2009/35/CE, COM (2023) 192. 56. Arrêt commenté, §51. 57. Pour la notion d’offre dans le contexte des injonctions définitives, v. JUB, CA, 3 oct. 2025, aff. UPC_CoA_534/2024, UPC_CoA_19/ 2025 et UPC_CoA_683/2025, Philips. 58. Arrêt commenté, §64. 59. Comp., en droit français, où l’article L. 5121-10 du Code de la santé publique, tel que modifié par la loi du 22 décembre 2018, dispose que « pour une spécialité générique ou hybride définie au 5° de l’article L. 5121-1, l’autorisation de mise sur le marché peut être délivrée avant l’expiration des droits de propriété intellectuelle qui s’attachent à la spécialité de référence concernée. Le demandeur de cette autorisation informe le titulaire de ces droits concomitamment au dépôt de la demande. Lorsque l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a délivré une autorisation de mise sur le marché d’une spécialité générique ou hybride, elle en informe le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence. Le directeur général de l’agence procède à l’inscription de la spécialité générique dans le répertoire des groupes génériques au terme d’un délai de soixante jours, après avoir informé de la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché de celle-ci le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence. Toutefois, la commercialisation de cette spécialité générique ne peut intervenir qu’après l’expiration des droits de propriété intellectuelle, sauf accord du titulaire de ces droits ». 60. Arrêt commenté, §73. 61. Arrêt commenté, §91. 62. CA Paris, 21 mars 2012, RG n° 11/12942, Novartis c/ Mylan ; voir égal. CA Paris, 15 mars 2011, RG n° 10/03075, Mylan c/ E.I. Du Pont de Nemours. 63. TGI Paris, réf., 19 août 2010, RG n° 10/56889, Aventis c/ Teva. 64. TGI Paris, réf., 5 avril 2011, RG n° 11/52706, Novartis c/ Eurogenerics. « La Cour d’appel de la JUB abaisse le seuil probatoire requis pour prouver la contrefaçon imminente lors du lancement d’un médicament générique, adoptant une position favorable au titulaire du brevet. 156 P RO P R I É T É S I N T E L L E C T U E L L E S, J A N V I E R 2 0 2 6 / N ° 9 8 impose à la Juridiction de fonder ses décisions sur le droit de l’Union, or le projet de réforme s’apprête à élargir la portée des exemptions dans le cadre des préparatifs du lancement d’un générique, afin d’encourager ces derniers65. T. GISCLARD ■ 5. Sursis à statuer dans une instance en contrefaçon en cas d’opposition au brevet européen invoqué (oui) – Demande de disjonction d’une demande connexe en concurrence déloyale et parasitaire (non) • CA Paris, pôle 5- 1, 2 juillet 2025 RG n° 24/08934 Société Xtech c/ société Bouyer Leroux Le sursis à statuer, ça colle L’affaire concerne le sursis à statuer dans une instance en contrefaçon en cas d’opposition pendante au brevet européen invoqué dans cette instance. La décision est remarquable par l’analyse détaillée des faits de l’espèce qui conduisent la cour a juger que le sursis à statuer s’impose. Elle montre le pouvoir d’appréciation du juge. L’affaire porte également sur une demande de disjonction d’une demande en concurrence déloyale et parasitaire connexe à la demande en contrefaçon. La société Bouyer Leroux est titulaire du brevet français FR 3055636 ayant pour date de dépôt le 5 septembre 2016 et pour titre « Procédé de montage d’un ensemble de construction et ensemble de construction associé », et de son extension en brevet européen EP 3 290 608 délivré le 12 mai 2021, sans opt out au sens de l’article 83 §3 de l’Accord JUB. Ces brevets portent sur un procédé de montage d’un ensemble de construction mettant en oeuvre un liant se présentant sous la forme d’un gel ou d’un mastic, ayant une composition dépourvue d’isocyanates ou dépourvue d’isocyanates réactifs. En date du 8 octobre 2021, après délivrance du brevet européen mais avant l’expiration du délai d’opposition, la société Bouyer Leroux a adressé aux sociétés XTech et XIndustries une mise en demeure de cesser toute exploitation d’une colle organique dépourvue d’isocyanate. En février 2022, le brevet européen a fait l’objet de deux oppositions, l’une formée par la société X Industries, filiale de la société XTech et l’autre par une autre personne. Après y avoir été autorisée par ordonnance du 16 juin 2022, la société Bouyer Leroux a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société X Industries et, en date du 28 septembre 2022, la société Bouyer Leroux a assigné les sociétés XTech et X Industries devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de brevet et en concurrence déloyale et parasitisme, alors que les oppositions étaient pendantes. En date du 17 mars 2023, les sociétés XTech et X Industries ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer jusqu’à la date de prononcé d’une décision définitive par l’OEB sur les oppositions formées. Par ordonnance rendue le 27 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté cette demande de sursis à statuer. Les sociétés XTech et X Industries ont interjeté appel de cette ordonnance et la Cour d’appel de Paris a rendu l’arrêt ici commenté. Les sociétés XTech et X Industries font valoir que la décision attendue de l’OEB est susceptible d’avoir une incidence directe sur le litige, en prenant en compte notamment le sérieux de l’opposition, son caractère éventuellement dilatoire, ses conséquences sur les droits des parties et la durée prévisible de la procédure ; que les moyens des oppositions à l’encontre du brevet européen relatifs à l’insuffisance de description, au défaut de nouveauté et à l’absence d’activité inventive sont sérieux ; que les antériorités du produit Parabond Construction et du procédé Adiseal ont été prises en compte par la division d’opposition de l’OEB dans son opinion préliminaire rendue le 24 mars 2025, laquelle estime que ces antériorités pourraient, chacune, priver de nouveauté la revendication 1 ; que l’opposition a été formée bien avant l’introduction de l’instance au fond, excluant tout caractère dilatoire à la demande de sursis à statuer ; que la société Bouyer Leroux n’a entrepris aucune action pour accélérer la procédure d’opposition, alors même qu’elle en avait la possibilité ; qu’elle a déposé six requêtes auxiliaires de limitation, ce qui démontre l’incertitude quant à la portée du brevet européen litigieux ; qu’il existe un risque réel de contrariété de décisions en cas de poursuite parallèle des procédures, tant devant le Tribunal judiciaire de Paris que devant l’OEB. La société Bouyer Leroux soutient que le sursis à statuer n’est pas de droit mais demeure une faculté laissée à l’appréciation souveraine de la juridiction saisie ; qu’aucun élément ne justifie un tel sursis sur les demandes relatives à la contrefaçon de ses brevets ; que le juge doit apprécier le sérieux de l’opposition sous peine de rendre le sursis quasi automatique ; que le brevet antérieur GB 2 323 394, invoqué au soutien des oppositions, a déjà été examiné durant la procédure de délivrance du brevet européen sans faire obstacle à celle-ci ; que la durée indéterminée de la procédure d’opposition porterait atteinte au droit de la société Bouyer Leroux d’obtenir une décision de justice dans un délai raisonnable, tel que garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme ; que, quelle que 65. Sur le sujet, v. < https://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/ 2025/12/11/pharma-package-council-and-parliament-reach-adeal- on-new-rules-for-a-fairer-and-more-competitive-eu-pharmaceuticalsector/ >. P RO P R I É T É S I N T E L L E C T U E L L E S , J A N V I E R 2 0 2 6 / N ° 9 8 157 C h r o n i q u e s soit l’issue de la procédure d’opposition, celle-ci n’aura qu’une incidence limitée sur le litige ; que le brevet français est autonome y compris en cas d’extinction ou de révocation du brevet européen correspondant ; que l’action se poursuivra en toute hypothèse, sur la base du brevet EP 608 ou du brevet FR 220 ; que l’instance peut se poursuivre utilement, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’issue de la procédure devant l’OEB. L’arrêt énonce qu’il appartient à la cour d’apprécier si le sursis à statuer est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, en prenant notamment en considération le caractère sérieux de la procédure d’opposition, le caractère dilatoire de la demande de sursis à statuer, ainsi que les conséquences du sursis sur les droits des parties et la durée prévisible de la procédure. Analysant la situation, la cour observe que la société X Industries, fait valoir, sur la base de pièces dont la division d’examen de l’OEB n’avait pas eu connaissance, d’une part, un défaut de nouveauté, d’autre part, un défaut d’activité inventive ; que la division d’opposition de l’OEB a émis le 24 mars 2025 une opinion dans laquelle elle indique que des antériorités lui semblent de nature à priver de nouveauté l’objet de la revendication 1 du brevet européen ; que la société Bouyer Leroux ne produit aucun élément de nature à contester le caractère sérieux de la procédure d’opposition engagée par la société X Industries ; que la Société X industries a formé opposition au brevet européen plus de sept mois avant que la Société Bouyer Leroux ne l’assigne en contrefaçon, de sorte que sa demande de sursis ne présente pas de caractère dilatoire ; que la société Bouyer Leroux a déposé devant l’OEB six requêtes auxiliaires ; que la société Bouyer Leroux n’a pris aucune initiative pour faire accélérer le traitement de l’opposition au brevet européen. Sur la base de cette appréciation des faits, la cour estime qu’il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer jusqu’à la décision rendue par l’OEB sur les oppositions formées à l’encontre du brevet européen, mais précise « sans qu’il y ait lieu cependant de surseoir jusqu’à ce que la décision soit devenue définitive », c’est-à-dire en cas de recours. Cette décision est donc bien équilibrée. La société Bouyer Leroux a formé quant à elle une demande subsidiaire et reconventionnelle de disjonction concernant des demandes visant à faire sanctionner des actes de parasitisme et des pratiques commerciales déloyales qu’elle estime autonomes. De leur côté, les sociétés X Industries et XTech font valoir que cette demande subsidiaire de disjonction d’instance ne saurait prospérer compte tenu du lien de connexité existant entre les différentes demandes et les règles de compétence juridictionnelle applicables. La cour retient qu’il existe entre les demandes connexes formées par la société Bouyer Leroux en contrefaçon de brevets et au titre d’actes de parasitisme et de pratiques commerciales déloyales, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble. La demande de la société Leroux Bouyer de disjoindre l’instance en deux instances distinctes est donc rejetée. L’on ne peut qu’approuver. C. DERAMBURE