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Trademark Clearinghouse (TMCH) : un nouveau dispositif incontournable pour la protection des marques sur internet (mise à jour 26/02/2014)

Par Patrick HAUSS
26/02/2014
Regional Director, CSC Digital Brand Services
mise à jour le 26 février 2014
 
Par Patrick HAUSS
Regional Director, CSC Digital Brand Services
Expert en matière de nommage et protection des marques sur Internet
Enseignant vacataire à l’IRPI (CCI Paris Ile-de-France)
Enseignant vacataire à l’Université Robert Schuman (Strasbourg)
Auteur de « Stratégies de Nommage » en 2007 chez Presse Andco. Collection Domaines.info
Membre de l’INTA, de l’AIPPI et de CYBERLEX

 
Trademark Clearinghouse (TMCH) :
un nouveau dispositif incontournable pour la protection des marques sur internet
 

Ouverte depuis le 26 mars 2013, la Trademark Clearinghouse permet de protéger les titulaires de droits antérieurs dans le cadre du programme des nouvelles extensions de l’ICANN. Une pièce maîtresse du dispositif qui impose donc de rappeler les enjeux de ce nouveau mode de protection des marques sur Internet.

Afin que la mise en place des nouvelles extensions (newGTLDs) se déroule au mieux, l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)[1] a élaboré un guide[2] (Applicant Guidebook) dont la version en vigueur date du 4 juin 2012.

Outre son préambule, ce document se divise en cinq parties appelées « modules », accompagnés, le cas échéant, des annexes essentielles au dossier de candidature.

Parmi ces modules, le cinquième est intitulé Transition to Delegation. En plus des phases de tests techniques, ce module envisage des opérations de nature juridique. Ainsi, l'article 5.4. rappelle que le candidat à une nouvelle extension, de type newGTLD, acquerra la qualité de « registre ». Et l'ICANN insiste particulièrement sur les responsabilités auxquelles les registres de nouvelles extensions de noms de domaine seront soumis. Par exemple, l'article 5.4.1. résume, à titre indicatif, les attentes de l'ICANN envers les nouveaux registres, les obligations de ces derniers étant précisées dans le contrat de registre qui les lie à l'ICANN (Registry Agreement).

Parmi les obligations imposées au registre d’une nouvelle extension, il y a celle d'adopter des mesures destinées à protéger les droits antérieurs des tiers en définissant notamment un standard minimum auquel ces registres devront se soumettre (v. article 2.8. du Registry Agreement, intitulé Protection of Legal Rights of Third Parties). Les nouveaux registres devront donc adopter, respecter et faire respecter une série de procédures destinées à dissuader les enregistrements abusifs de noms de domaine pour la partie à gauche du point (procédures appelées Rights Protection Mechanisms ou RPM). Certaines de ces mesures, sont déjà bien connues des professionnels du droit de la propriété intellectuelle.

Tel est le cas des Sunrise Periods. Il s’agira, pour chaque registre d’une nouvelle extension, d’adopter des procédures permettant aux tiers disposant de droits antérieurs (généralement des marques régulièrement enregistrées auprès d’offices comme l’INPI ou encore l’OHMI) de bénéficier d’une priorité de dépôt lorsque s’ouvre la phase d’enregistrement de noms de domaine sous la nouvelle extension dont ils ont obtenu l’administration (article 6.2. du document Trademark Clearinghouse, page-pdf 307 du Final Applicant Guidebook).

Plus innovant : les services de réclamations (Trademark Claims Services) dont la vocation est double. D’une part, il s’agit d’aviser les personnes (tiers) souhaitant enregistrer un nom de domaine sur une nouvelle extension de l’existence d’un droit antérieur correspondant et de la portée d’un tel droit. D’autre part, l’objectif est d’informer les titulaires de marques de l’enregistrement d’un nom de domaine par un tiers en violation de ces mêmes droits de propriété intellectuelle (article 6.1. du document Trademark Clearinghouse, page-pdf 306 du Guidebook) ; le Guidebook fournit l’exemple d’une telle notification (Guidebook, page-pdf 309).

L’ICANN considère que, pour mettre en œuvre ces nouveaux dispositifs (Sunrise Periods et Trademark Claims Services), la constitution d’une base de données mondiale relative aux droits de marques est indispensable.

C’est dans ce contexte que la Trademark Clearinghouse a vu le jour, innovation de l’ICANN dont la paternité revient plus exactement à l’Implementation Recommandation Team (IRT) de l’ICANN.

Le dispositif, mentionné dans le paragraphe du Guidebook nommé Implement start-up rights protection measures et dans l’article 1.1. de la « Specification N°. 7 », est détaillé dans un document de neuf pages intitulé Trademark Clearinghouse, (annexé au Guidebook, aux pages pdf 301 à 309). Il comporte huit articles. À l’article 1.1., la Trademark Clearinghouse, ou TMCH, est présentée comme un dépositaire dont la mission est de constituer une base de données consistant à centraliser, authentifier, stocker et diffuser les informations relatives aux droits de marques.

Cette base de données sert de support aux registres des nouvelles extensions qui devront l’utiliser dans le cadre des services Sunrise Periods (article 6.2.1.) et Trademark Claims Services (article 6.1.1.).

La question qui se pose est celle de savoir comment les titulaires de marques peuvent bénéficier des services assurés par la TMCH. Tous les titulaires de marques peuvent bénéficier de ses services. Néanmoins, ils ne peuvent obtenir leur inscription dans la TMCH qu’en répondant aux conditions précisées à l’article 3 intitulé Criteria for Trademark Inclusion in Clearinghouse.

Sont acceptées :

· les marques verbales nationales ou régionales (par ex. : les marques communautaires, type OHMI) ;
· les marques validées par des institutions juridictionnelles (cela concerne les pays de common law) ;
· les marques protégées par les lois et traités en vigueur ;
· toutes autres marques constituant un droit de propriété intellectuelle (formule évoquant un contenu si large qu’elle risque de favoriser l’ambiguïté).

Il est par ailleurs précisé que le simple dépôt d’une marque est insuffisant ; l’enregistrement est requis. En revanche, le corps de règles définissant le fonctionnement de la Trademark Clearinghouse, (ndlr. Trademark Clearinghouse Guidelines), n’établit aucune condition d’antériorité pour les marques à enregistrer au sein de la TMCH, 

Les marques soumises à la TMCH font l’objet d’une authentification scrupuleuse, notamment par l’utilisation d’une méthode comparative entre les informations fournies par le titulaire de la marque et celles disponibles dans les bases de données des instituts nationaux et régionaux de propriété industrielle (article 5). Il est établi que le délai maximum de traitement d’une marque par les services de la Trademark Clearinghouse est de 34 jours, ce délai tendant à se raccourcir depuis janvier 2014.

Pour bénéficier des services de la TMCH, les titulaires de marques devront produire les pièces justifiant pleinement leurs droits (articles 3.3. à 3.9.), étant précisé que la fourniture de documents frauduleux ou non à jour pourra être sanctionnée par une pénalité dont les modalités ne sont toutefois pas encore définies (article 3.8.).

Par ailleurs, les titulaires de marques devront consentir à l’utilisation des données relatives à leurs marques pour les besoins de la TMCH (article 4, principe de finalité).

Enfin, l’article 8 stipule que l’accès (pour les titulaires de marques) et l’utilisation (par les nouveaux registres) des services de la TMCH ne sont pas gratuits. La redevance annuelle par marque établie par l’ICANN pour les titulaires de droits antérieurs est fixée à 150USD (environ 115 €) à laquelle se grefferont les frais de service des intermédiaires proposant des services d’enregistrement et de gestion des marques au sein de la TMCH (appelés « Trademark Clearinghouse Agents »). Il est à ce titre bien établi que les frais de TMCH seront principalement supportés par les titulaires de droits antérieurs et que lesdits frais seront annuels afin de permettre le maintien, mais également la mise à jour des données dans la base de la TMCH (les différentes opérations juridiques effectuées au cours de la vie d’une marque devront ainsi être répercutées sur la fiche individuelle de chaque marque au sein de la TMCH. Cela concerne notamment les opérations comme le renouvellement d’une marque, la cession d’une marque, ou encore, l’abandon d’une marque). La durée d’enregistrement peut être de 1 an, 3 ans ou encore 5 ans ; la durée généralement recommandée étant de 3 ans dans la mesure où elle permet de couvrir au minimum le lancement des extensions du premier round de candidature aux nouvelles extensions de l’ICANN.

Une dernière question mérite d’être posée : celle du caractère obligatoire ou non des services de la TMCH. Que se passe-t-il si le titulaire d’une marque n’inscrit pas celle-ci dans la TMCH ? La réponse est offerte à l’article 1.6 qui stipule que le défaut d’inscription d’une marque dans la TMCH ne peut en aucun cas être assimilé à une négligence, ni même à une quelconque renonciation sur le droit de marque ; cela semble évident, mais il est plus prudent de le préciser. En revanche, ne pas inscrire ses marques au sein de la Trademark Clearinghouse revient à se priver de ses trois principaux effets.

Dans un contexte où nous pourrions voir arriver plus de mille nouvelles extensions (l’estimation est de 1200 sur les 1930 dossiers de candidature qui ont été déposés à l’ICANN durant le premier round), la TMCH reste donc un outil indispensable à la protection des droits antérieurs. Même si les débats sont toujours très agités autour de l’effet, qualifié d’insuffisant, de la déclaration d’une marque au sein de la base de TMCH, il n’en demeure pas moins qu’elle a un triple effet tout à fait fondamental pour les titulaires de droits antérieurs :

1. la TMCH offre l’opportunité de participer à la période Sunrise de toute nouvelle extension qui va s’ouvrir en accordant un droit de priorité d’enregistrement au titulaire du droit antérieur. Par exemple, RENAULT, propriétaire de la marque RENAULT sera donc prioritaire pour enregistrer RENAULT.SPORT au moment du lancement de l’extension .SPORT.

2. À partir du moment où une nouvelle extension n’a pas de sens au regard de la stratégie de nommage de l’entreprise (par ex. : le .PHARMA n’est pas opportun dans la stratégie de nommage d’un constructeur automobile), cette entreprise n’a donc pas vocation à exercer son droit de priorité tel que prévu par la période Sunrise (par ex. 2 : le futur .NYC de la ville de New-York n’a aucun intérêt pour une société ayant une marque française enregistrée à l’INPI et commercialisant des produits uniquement en France). La TMCH se transforme alors en un outil de surveillance permettant d’informer les parties prenantes (ndlr. Le tiers candidat à l’enregistrement d’un nom de domaine sur une nouvelle extension puis éventuellement le propriétaire de la marque) d’un dépôt de nom de domaine identique à une marque. Ces services de réclamations (Trademark Claims Services) constituent donc un vecteur d’information précieux permettant d’agir préalablement à un trouble (c’est à dire la mise en ligne d’un contenu litigieux) mais également de mettre en œuvre les procédures extrajudiciaires spécialement prévues à cet effet (procédure URS - pour Uniform Rapid Suspension). Ces services initialement conçus pour fonctionner sur une durée limitée ont subi quelques ajustements allant dans le sens des titulaires de marques :

- L’affichage systématique par les Registrars des Trademark Claim Notifications lors de dépôts de noms de domaine correspondant exactement à des marques enregistrées au sein de la TMCH sera assuré pendant une durée de 90 jours à compter de l’ouverture générale de toute nouvelle extension (soit après la pèriode de sunrise). L’affichage de ce type de notifications a pour objectif de dissuader les tiers,

- En cas de dépôt effectif d’un nom de domaine correspondant à une marque, la TMCH informera alors le titulaire de la marque correspondante par email afin que celui-ci puisse faire valoir ses droits, que ce soit via la nouvelle procédure URS ou via la plus classique procédure UDRP. Une évolution récente des règles a permis d’étendre ce système d’alerte des titulaires de marques à toute la durée d’inscription de la marque au sein de la TMCH et non à une durée limitée de 90 jours comme cela était initialement prévu au sein des Trademark Clearinghouse Guidelines.

3. L’inscription d’une marque au sein de la Trademark Clearinghouse n’étant pas de nature à empêcher les dépôts par des tiers de noms de domaine identiques à une marque, il fallait donc imaginer un mécanisme de résolution des litiges qui permette une gestion efficace des conflits dont le volume aura certainement tendance à exploser. La mise à disposition d’une procédure de suspension (dite « URS »), petite sœur de la procédure URDP, constitue donc le troisième effet d’une inscription au sein de la Trademark Clearinghouse. Cette procédure est actuellement administrée par le NAF (National Arbitration Forum aux Etats-Unis) et la première décision impliquant un nom de domaine de type newGTLD a été rendue en faveur du plaignant en date du 12 février 2014 dans une affaire FA1402001542313 où la société IBM, représentée par CSC Digital Brand Services, demandait la suspension des noms de domaine < ibm.guru > et < ibm.ventures > enregistrés initialement par M. Denis Antipov. Cette suspension a été décidée 6 jours après le lancement de la procédure URS, procédure qui devrait prendre en moyenne 14 jours. Soit un laps de temps restreint minimisant ainsi de manière importante l’impact négatif qu’un enregistrement peut avoir sur une marque.

De nombreuses questions seront encore posées dans les prochaines semaines par les titulaires de droits antérieurs : quelles sont les marques à protéger et comment les sélectionner au sein d’un portefeuille de centaines ou milliers de titres ? Quels seront les coûts définitifs pour protéger mon portefeuille de marques au sein des périodes de Sunrise ? Quel intermédiaire utiliser pour gérer l’inscription au sein de cette base de données ? Dans quels délais agir pour bénéficier d’une protection maximale ? Comment compléter et optimiser la protection des marques en souscrivant à des services de protection additionnels comme le DPML de Donuts et de Rightside ? …

L’ICANN a désigné le 1er juin 2012 le tandem formé par IBM et DELOITTE pour opérer la fonction de registre de la Trademark Clearinghouse, au terme d’un appel d’offres publié fin octobre 2011. Avec une mise en œuvre effective de la Trademark Clearinghouse depuis le 26 mars 2013, le temps disponible pour titulaires de droits pour procéder à la déclaration de leurs droits est donc compté sachant que de nouvelles extensions sont mises en ligne toutes les semaines 

En l’absence de communication importante de l’ICANN, le succès de cet outil devrait donc reposer sur la capacité qu’auront les intermédiaires à promouvoir la TMCH et autres outils comme la DPML : sociétés spécialisées, cabinet d’avocats et de conseil en propriété industrielle … auront donc une mission d’évangélisation importante au risque de noyer les titulaires de droits antérieurs dans un océan infini de conflits !


[1] Pour en savoir plus : C. Manara, Le droit des noms de domaine, coll. IRPI, t. 39, LexisNexis, 2012.
[2] http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb
[3] http://domains.adrforum.com/domains/decisions/1542313F.htm